Opinión

La cuenta regresiva para registrar una marca

Como emprendedor o empresario comienzas tu jornada como un día normal en tu negocio, estás trabajando con tus colaboradores, socios o trabajadores, pero de manera inesperada llega un funcionario público a tu establecimiento y te comenta que estás siendo emplazado a un juicio, que se te reclama el pago del 40% o más de las ganancias de tu negocio por la violación de un registro de marca. Como parte del emplazamiento, comienzan con las respectivas medidas cautelares que pueden ser desde el aseguramiento de la mercancía, la suspensión del servicio, o en su caso con el aseguramiento de bienes para garantizar el pago de daños y perjuicios. 

Lo anterior se volverá una situación normal a partir de la aprobación de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial  que estará entrando en vigor a partir de noviembre del año en curso, está ley abrogará a la actual Ley de la Propiedad Industrial que establece y regula el proceso de un registro y defensa de un signo distintivo como lo es una marca, o una invención como lo es una patente. 

En la actual Ley de la Propiedad Industrial, para que un titular de un registro de marca pueda acceder al pago de daños y perjuicios es necesario que presente una declaración administrativa de infracción, una vez que sea demostrada la procedencia de la infracción se procede con la imposición de una multa económica al infractor, en los casos más graves se impone hasta una clausura temporal o definitiva del establecimiento. Sin embargo, el titular del registro de marca no obtiene un beneficio económico directo por haber presentado la solicitud de declaración administrativa de infracción, ya que el dinero recuperado por la multa es destinado generalmente para el Gobierno de los Estados de la República de los Estados Unidos Mexicanos. 

Para poder reclamar un pago de daños y perjuicios, el titular de un registro marcario debe iniciar un segundo proceso judicial, pero la problemática actual es que la Ley de la Propiedad Industrial contiene una laguna legal al no establecer cómo debe calcularse los daños o perjuicios, por lo que la mayoría de los juicios resultaban improcedentes y el titular de un registro de marca no obtenía pago alguno. Ello aunado a que los procedimientos administrativos y judiciales son bastante largos, puesto que para acceder al pago de daños y perjuicios la duración de un litigio es de 9 años o más. 

Todas las lagunas legales y procedimientos tediosos estarán terminando con la aprobación de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, ya que en concordancia con la firma del T–MEC se estarán simplificando los procesos administrativos y judiciales para que el titular de una marca acceda al pago de daños y perjuicios por la violación de su registro. Con la nueva ley no será necesario agotar un procedimiento administrativo previo, sino que el titular de un registro de marca podrá acceder directamente a los tribunales para solicitar el pago de daños y perjuicios en contra de los infractores o marcas piratas. 

Asimismo la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial si establece y contempla diversas modalidades con las cuales el titular de un registro de marca podrá demandar a los infractores, como lo podrá ser la demanda del pago sobre el 40% o más de las ganancias que haya obtenido, el pago del valor del producto o servicio relacionado con las cantidades vendidas o el pago que el infractor debió haber realizado por una licencia de la marca que está infraccionando. 

Con la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, se vuelve una carrera contra el tiempo para que los emprendedores y empresarios soliciten la protección de las marcas que tienen pendientes de registrar, ya que la entrada en vigor de la nueva Ley incrementará exponencialmente la cantidad de procedimientos administrativos de infracción y procedimientos judiciales para el cobro de daños y perjuicios, puesto que se volverá más atractivo para los titulares de un registro de marca demandar a los infractores para obtener un pago económico. 

Uno de los mitos más comunes que tienen los emprendedores y empresas es pensar que los temas de pleitos y litigios por el registro de una marca son para las grandes corporaciones, que solo las grandes empresas demandan. Sin embargo los litigios por registros de marca son más comunes de lo que creen. 

Desde que comencé con la práctica del derecho de propiedad intelectual escuchaba como abogados y especialistas en la materia solicitaban una reforma para acceder de manera sencilla al cobro de daños y perjuicios por la violación de un registro de marca. Siete años después ese cambio se vuelve real. 

¿Tú ya estás preparado? 

Lic. José Raul Belmontes, Socio DE PYME A PYME

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